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"다국적사 에버그리닝전략 정면 돌파”


[ 2007년 12월 05일 10시 05분 ]

현재 플라빅스의 특허권과 관련 사노피아벤티스와 국내사의 특허분쟁이 진행 중이다. 플라빅스가 연간 1000억원 이상의 매출을 기록중인 대형 품목이며 소송에 참여한 국내제약사가 20개 이상이라는 점에서 이번 분쟁은 국내에서 벌어진 최대 규모의 특허소송으로 평가된다. 플라빅스 특허분쟁 사례를 통해 국내사가 어떤 전략으로 다국적제약사의 특허전략에 맞서야 하는지 안소영 국제특허법률사무소 안소영 변리사를 만나 들어봤다.[편집자주]

“충분한 대비가 뒤따른다면 다국적제약사가 취하는 에버그리닝전략의 허점을 쉽게 찾을 수 있다.”

안소영 변리사는 다국적제약사가 오리지널 제품의 특허 연장을 위해 구사하는 에버그리닝 전략을 꼼꼼히 연구한다면 국내사에도 충분히 승산이 있다고 강조했다.

에버그리닝 전략은 의약품 특허를 처음 등록할 때 특허 범위를 넓게 설정한 뒤 2∼3년 간격으로 모화합물에 대한 특정 이성체 특허, 신규염의 특허, 결정형 특허 등 관련 후속 특허를 지속적으로 추가함으로써 특허권을 방어하는 전략을 의미한다.

예를 들어 플라빅스의 경우 지난 1983년 출원한 원천특허외에 1988년 우선성 이성체 및 환산염 등, 2000년 클로피도그렐 황산수소염의 다형체형태, 2006년 클로피도그렐히드로브로마이드의 다형성형태B 및 클로피도그렐 염 및 그의 다형성형태 등 특허권을 방어하기 위해 꾸준히 후속 특허를 추가한 바 있다.

안소영 변리사는 “에버그리닝 전략은 제네릭사 입장에서는 물질방법에 대한 특허권이 만료된 후 자유실시기술에 속하는 영역까지 특허권을 확보해 두고 권리행사를 하는 편법으로 보일 수 있다”면서도 “특허권자 입장에서는 원특허 만료 후 제네릭의 대거 진입으로 급감하는 시장을 유지해 나갈 수 있는 최상의 방법이다”고 설명했다.

국내에서 진행중인 특허분쟁 역시 이미 특허가 반료된 원천특허에 대한 소송이 아니라 후속특허에 대한 효력이 있느냐가 초점이다. 특허심판원은 1심 결과 플라빅스의 후속특허의 진보성을 인정할 수 없다고 판결했으며 이에 사노피아벤티스가 불복, 현재 특허법원에 계류 중이다.

안 변리사는 “원천특허가 만료됐어도 후속특허의 분쟁 결과 특허권자가 이긴다면 엄청난 손해배상을 받을 수도 있으며 분쟁기간 동안에도 특허권이 유효하기 때문에 약가면에서나시장에서의 신뢰도면에서 특허권자는 유리한 지위를 확보할 수 있다”며 특허 분쟁에서 제네릭사의 불리할 수밖에 없음을 인정했다.

하지만 충분한 연구가 병행된다면 후속특허에 대해 의외로 쉽게 허점을 찾을 수 있다는 게 안 변리사의 설명이다.

플라빅스의 경우 특허심판원이 각각의 후속특허에 대해 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되지 않아 신규성 내지 진보성이 인정할 수 없다며 무효라고 판결한 점이 이를 방증한다는 것.

또한 최근 유럽을 비롯해 원천특허에서 개시된 이성체 특허, 염의 특허 등에 의한 후속 에버그리닝 특허를 무효화시키는 판결들이 속속 등장했다는 점 또한 제네릭사들에게 동기 부여가 될 수 있다는 설명이다.

안소영 변리사는 “제네릭사들이 특허권자의 모든 후속특허가 만료되기를 기다려 제네릭을 출시하려고 계획한다면 이는 아예 제네릭 출시를 포기하는 것이나 다름 없다”면서 “특허권자의 후속특허들을 철저히 분석, 확실한 무효사유나 비침해사유를 찾아내 제네릭을 준비하는 전략이 필요하다”고 강조했다.